Na czym polega i czym skutkuje uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie towarów lub usług?

Zasadą jest, że nie rejestruje się w charakterze znaków towarowych między innymi oznaczeń, które nie posiadają tzw. konkretnej zdolności odróżniającej. Należą do nich oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie handlowym towarów lub usług objętych ich zgłoszeniem, oznaczenia opisowe czy składające się tylko z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której oznaczenie nabrało konkretnej zdolności odróżniającej w następstwie jego używania.

Czym jest konkretna zdolność odróżniająca?

Posiadanie przez oznaczenie konkretnej zdolności odróżniającej jest koniecznym warunkiem jego rejestracji w charakterze znaku towarowego. Oznaczenie posiada konkretną zdolność odróżniającą wówczas, gdy będąc używane w odniesieniu do określonych towarów lub usług, może być odbierane przez odbiorców tych towarów lub usług jako wskazanie na ich pochodzenie od określonego przedsiębiorcy.

Jakie oznaczenia nie posiadają konkretnej zdolności odróżniającej?

Na gruncie prawa polskiego, oznaczenia nieposiadające konkretnej zdolności odróżniającej i niepodlegające z tego względu rejestracji w charakterze znaku towarowego zostały określone w art. 129¹ ust. 1 pkt 2-4 p.w.p.[1]. Należą do nich oznaczenia, które:

1. nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów (usług), dla których zostały zgłoszone;
2. składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru (usługi), jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
3. składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Na gruncie prawa unijnego, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b – d rozporządzenia 2017/1001[2] za nieposiadające konkretnej zdolności odróżniającej, a tym samym również niepodlegające rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego, zostaną uznane zasadniczo takie same oznaczenia jak wskazane powyżej.

Do pierwszej grupy należą oznaczenia, które nie są na tyle charakterystyczne, aby mogły identyfikować sygnowane nimi towary lub usługi jako pochodzące od określonego podmiotu. Tytułem przykładu, jako należący do omawianej grupy oznaczeń nie został zarejestrowany znak graficzny przedstawiający tabletkę do zmywarki zgłoszony względem środków do mycia naczyń i prania[3].

Z kolei do drugiej grupy należą tzw. oznaczenia opisowe, stanowiące opis towarów lub usług objętych ich zgłoszeniem. Przykładowo, za opisowe uznawane były oznaczenia takie jak CLEARWIFI zgłoszone m. in. dla usług telekomunikacyjnych[4] czy EUROPIG zgłoszone m.in. dla produktów mięsnych[5].

Wreszcie, w trzeciej grupie mieszczą się tzw. oznaczenia wolne, czyli należące do domeny publicznej ze względu na wejście przez wszystkie ich elementy do języka potocznego lub używanie wszystkich ich elementów w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Nabranie przez oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie jego używania (nabycie wtórnej zdolność odróżniającej)

Zarówno polski, jak i unijny ustawodawca, przewidzieli możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie, które pierwotnie nie cechowało się taką zdolnością (odpowiednio w art. 130 p.w.p. oraz w art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001). Może to nastąpić w następstwie używania znaku w obrocie gospodarczym, jeżeli doprowadzi ono do stanu, w którym dane oznaczenie na tyle utkwi w świadomości odbiorców oznaczanych nim towarów lub usług, że zacznie być postrzegane jako oznaczenie ich pochodzenia od konkretnego przedsiębiorcy.

Oznaczenie, które pierwotnie nie posiadało konkretnej zdolności odróżniającej, ale nabrało jej w następstwie używania, może zostać zarejestrowane w charakterze znaku towarowego (oczywiście przy założeniu braku innych przesłanek odmowy rejestracji).

Jak wykazać nabycie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej?

Nabycie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej jest kwestią oceny faktycznej[6]. Konsekwentnie, dla zarejestrowania oznaczenia kluczowe jest przedstawienie na tę okoliczność wystarczającego materiału dowodowego.

Chodzi tutaj o wszelkie dowody wskazujące na to, że oznaczenie były używane w odniesieniu do określonych towarów i usług na tyle intensywnie i w taki sposób, że ich odbiorcy zaczęli postrzegać to oznaczenie jako znak towarowy. Przykładowo można wskazać na dokumenty sprzedażowe (np. faktury), dokumenty wykazujące nakłady poniesione na promocję, materiały reklamowe, katalogi produktowe czy wreszcie badania opinii publicznej.

Istotne jest przy tym, aby przedstawione dowody dotyczyły okresu poprzedzającego złożenie wniosku o rejestrację i odnosiły się do używania oznaczenia w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację tego oznaczenia.

[1] Ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 286).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154/1).

[3] Wyrok TSUE z dnia 4 października 2007 r., C-144/06 P, Henkel KGaA v. OHIM.

[4] Wyrok Sądu UE z dnia 19 listopada 2009 r., T 399/08, Clearwire Corp. v. OHIM.

[5] Wyrok Sądu UE z dnia 14 czerwca 2007 r., T-207/06, Europig SA v. OHIM.

[6] J. Sieńczyło-Chlabicz, Komentarz do art. 130 p.w.p. (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.