Chociaż w teorii podmiot uzyskujący prawo ochronne na znak towarowy powinien mieć zamiar używania tego znaku, w praktyce okazuje się, że znacząca część zarejestrowanych znaków towarowych nie jest używana przez uprawnionych. Warto zatem zwrócić uwagę na jedną z przesłanek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, polegającą na braku rzeczywistego używania znaku.
Brak rzeczywistego używania znaku towarowego
Omawiana przesłanka wygaśnięcia prawa ochronnego została określona w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.[1]. Zgodnie z tym przepisem, prawo ochronne na znak towarowy wygasa w przypadku „nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania”.
Kiedy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem znaku towarowego?
Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. Przyjmuje się na ogół, że używanie znaku towarowego ma charakter rzeczywisty, gdy uprawniony korzysta ze znaku zgodnie z jego podstawową funkcją, czyli funkcją oznaczenia pochodzenia towarów lub usług[2]. Chodzi zatem przede wszystkim o oznaczanie znakiem towarów lub usług objętych rejestracją tego znaku, które uprawniony, względnie osoba trzecia upoważniona przez uprawnionego, wprowadza do obrotu handlowego. Co oczywiste, znak musi być używany w ten sposób na terytorium objętym jego rejestracją.
Dla zaistnienia rzeczywistego używania znaku towarowego nie jest wystarczające, tytułem przykładu, używanie znaku wyłącznie w reklamie[3] czy też wyłącznie w celach artystycznych lub publicystycznych[4]. Nadto, nie zostanie uznane za rzeczywiste używanie znaku jego sporadyczne, incydentalne użycie w celu oznaczenia pochodzenia towarów lub usług, jako mające na celu wyłącznie zapobieżenie zaktualizowaniu się przesłanek wygaśnięcia prawa ochronnego[5].
Kiedy brak rzeczywistego używania znaku może skutkować stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego?
Brak rzeczywistego używania znaku towarowego może skutkować stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy tylko wówczas, gdy utrzymuje się nieprzerwanie przez okres 5 lat od dnia udzielenia tego prawa. Jednocześnie, nie dojdzie do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli przed złożeniem wniosku w tym zakresie (względnie powództwa wzajemnego), uprawniony rozpocznie albo wznowi używanie znaku, chyba że uprawniony podjął te działania w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (względnie powództwa wzajemnego) mając wiedzę, że taki wniosek (względnie powództwo wzajemne) może zostać złożony.
Ważne powody nieużywania znaku
Przepisy prawa nie zawierają definicji ważnych powodów braku rzeczywistego używania znaku towarowego. Syntetyzując wiodące poglądy w tym zakresie, można wskazać na przyczyny niezależne od uprawnionego, takie jak działanie siły wyższej (np. powódź), akty władz państwowych (np. zakaz wprowadzania do obrotu określonych towarów)[6] czy ustanowienie przez sąd zabezpieczenia poprzez zakazanie uprawnionemu używania znaku towarowego na czas trwania postępowania sądowego[7].
Do ważnych powodów nieużywania znaku nie można z kolei zaliczyć występujących po stronie uprawnionego trudności w wykonywaniu działalności gospodarczej[8].
Postępowanie w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego
Postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego może toczyć się przed Urzędem Patentowym RP. Zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p., wniosek w tym zakresie może być złożony przez dowolną osobę. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy wnioskodawca posiada interes prawny w stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego.
Do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy może dojść również w postępowaniu przed sądem powszechnym, dotyczącym naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. W takim przypadku, pozwany w celu obrony przed kierowanymi przeciwko niemu roszczeniami może wytoczyć powództwo wzajemne zgodnie z art. 479111 k.p.c.[9].
Wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego
W ramach tego artykułu konieczne jest również zasygnalizowane, że na zasadach praktycznie tożsamych z powyższymi możliwe jest wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2017/1001[10].
Mając na uwadze powyższe, składając wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy warto rozważyć, czy rzeczywiście znak ten będzie używany, czy też będzie stanowił jedynie dodatkową pozycję w szerokim już zasobie znaków towarowych. Tak samo istotne jest rozważenie, czy znak ten będzie używany w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego nie musi bowiem dotyczyć wszystkich towarów lub usług objętych rejestracją znaku.
#znaktowarowy
[1] Ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 286).
[2] Zob. np. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14b, Warszawa 2017, s. 964.
[3] Zob. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt II GSK 872/15.
[4] K. Jasińska, Komentarz do art. 169 p.w.p. (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.
[5] Wyrok Sądu EU z dnia 4 kwietnia 2019 r., T-910/16, Kurt Hesse, Wedl & Hofmann GmbH v. EUIPO.
[6] K. Jasińska, Komentarz do art. 169 p.w.p. (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.
[7] K. Marciniszyn, Komentarz do art. 169 p.w.p. (w:) A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016.
[8] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II GSK 127/07.
[9] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154/1).
