W wydanym niedawno wyroku TSUE wypowiedział się na temat sposobu badania istnienia bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji trójwymiarowych znaków towarowych. Należy bowiem wspomnieć, że próba zarejestrowania znaku towarowego napotyka często na przeszkodę uniemożliwiającą przyznanie prawa ochronnego, leżącą jednak nie w prawach osób trzecich (wtedy mówilibyśmy o względnych przesłankach odmowy rejestracji), a w samym zgłaszanym oznaczeniu. Część oznaczeń, ze względu na interes publiczny, nie powinna być bowiem rejestrowana co do zasady – tak aby nie doprowadzić do nadmiernej monopolizacji zastrzeganych elementów i utrudnienia obrotu gospodarczego.
Przykładowo do bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego zaliczyć możemy okoliczność, że zgłaszany znak składa się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. Sytuacja wygląda podobnie, gdy zgłaszany znak składa się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego lub kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. We wskazanych wyżej przypadkach przyznanie wyłączności (prawa ochronnego na znak towarowy) na takie oznaczenie pozbawiłoby konkurentów podmiotu uprawnionego możliwości przekazania istotnych informacji o swoich produktach lub usługach, bądź też w ogóle uniemożliwiłoby wyprodukowanie towarów o takich samych cechach jak towar zarejestrowany.
Pojawia się zatem pytanie natury praktycznej, jak organ rejestracyjny (przykładowo w Polsce – Urząd Patentowy RP), skonfrontowany z nierzadko ograniczonym materiałem zgłoszeniowym, podejść ma do badania powyższych przesłanek. Przykładowo, w sprawie Gömböc (wyrok TSUE z dnia z dnia 23 kwietnia 2020 r, sygn. C‑237/19), na której rezultatach oparty został niniejszy artykuł, zgłaszane oznaczenie zostało przedstawione w sposób następujący:
Już na pierwszy rzut oka okazuje się zatem, że próba oceny zaistnienia wymienionych wyżej przesłanek bezwzględnych odmowy rejestracji stanowi w przypadku takiego oznaczenia nie lada wyzwanie (pomijając nawet niską jakość zdjęcia). Naturalnie pojawia się również pytanie, czy organ orzekający ograniczony jest przy badaniu istnienia bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji jedynie do przedstawionego wyżej zdjęcia?
Kwestia ta staje się jeszcze bardziej istotna, gdy uświadomimy sobie czym tak naprawdę jest Gömböc. Jest to mianowicie wypukłe, trójwymiarowe i jednorodne ciało, które spoczywając na płaskiej powierzchni ma tylko jeden stabilny i jeden niestabilny punkt równowagi. W rezultacie, niezależnie od pozycji w jakiej położymy Gömböc, zawsze powraca on do określonej pozycji spoczynku. Jego kształt odkryty został przez dwóch węgierskich naukowców zainspirowanych zdolnością niektórych zwierząt (w szczególności żółwi i chrząszczy) do samodzielnego powracania do „normalnej” pozycji po odwróceniu ich do góry nogami[1].
Skonfrontowany z powyższym problemem Trybunał omówił dwa istotne zagadnienia dotyczące badania zgłaszanych oznaczeń.
Po pierwsze, w odniesieniu do przesłanki nakazującej odmawiać przyznania ochrony oznaczeniom składającym się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, Trybunał wyjaśnił, że przy jej badaniu nie należy ograniczać się do przedstawienia graficznego tego oznaczenia. Informacje inne niż dotyczące samego przedstawienia graficznego, takie jak sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców, mogą być używane w celu ustalenia zasadniczych właściwości rozpatrywanego oznaczenia. Natomiast o ile informacje, które nie wynikają z graficznego przedstawienia oznaczenia, można brać pod uwagę w celu określenia, czy owe właściwości pełnią funkcję techniczną w odniesieniu do rozpatrywanego towaru, o tyle informacje te muszą pochodzić z obiektywnych i wiarygodnych źródeł i nie mogą one obejmować postrzegania przez właściwy krąg odbiorców. Przykładowo więc Trybunał wskazał, że wykorzystane mogą zostać badania rynku, ekspertyzy, czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym towarem praw własności intelektualnej. W rezultacie, badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia przez pryzmat omawianej przesłanki bezwzględnej odmowy powinno co do zasady rozpocząć się od badania przedstawienia graficznego oznaczenia. W następnej kolejności możliwe jest jednak odwołanie się do innych użytecznych informacji umożliwiających prawidłowe określenie tych właściwości.
Po drugie, w odniesieniu do przesłanki nakazującej odmawiać przyznania ochrony oznaczeniom składającym się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru, Trybunał wyjaśnił, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców towaru przedstawionego graficznie przez oznaczenie, które jest tworzone wyłącznie przez kształt tego towaru, lub wiedzę posiadaną o owym towarze przez ten krąg można wziąć pod uwagę w celu ustalenia zasadniczej właściwości tego kształtu. O zaistnieniu rzeczonej bezwzględnej przesłanki odmowy rejestracji będziemy mogli mówić, jeżeli z obiektywnych i wiarygodnych elementów wynika, że wybór konsumentów dotyczący zakupu danego towaru jest w znacznej mierze determinowany tą właściwością. Organ krajowy słusznie wziął zatem pod uwagę sposób postrzegania Gömböc przez konsumentów przy ocenie jego zdolności rejestracyjnej. Przy okazji Trybunał potwierdził również, że kształt towaru może „zwiększać znacznie wartość towaru” nie tylko na skutek zwiększenia jego właściwości estetycznych, lecz na przykład, jak w przypadku Gömböc, również poprzez „ucieleśnienie odkrycia matematycznego”.
Na marginesie wspomnieć należy, że w tej samej sprawie Sąd wypowiedział się także na temat relacji, w jakiej pozostają do siebie ochrona przyznana na podstawie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy. Kształt Gömböc’a został bowiem uprzednio (przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy, którego dotyczyło postępowanie przed Trybunałem) zarejestrowany jako wzór przemysłowy. W omawianej sprawie Trybunał uznał, że przesłanka „indywidualnego charakteru” warunkująca przyznanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, nie decyduje automatycznie o niemożliwości przyznania temu samemu przedmiotowi prawa ochronnego na znak towarowy – z uwagi na fakt, że rzeczony „indywidualny charakter” wzoru przesądzać miałby o „znaczącym zwiększeniu wartości (tego) towaru” (a zatem o wystąpieniu bezwzględnej przesłanki odmowy rejestracji, o której była mowa wcześniej).
Omawiane orzeczenie z całą pewnością przyczyni się do wyjaśnienia istotnych wątpliwości proceduralnych związanych ze zgłaszaniem (w szczególności trójwymiarowych) oznaczeń do rejestracji w charakterze znaków towarowych. W dobie rosnącej świadomości przedsiębiorców co do możliwości uzyskiwania ochrony na swoje produkty (często z wykorzystaniem kilku różnych praw wyłącznych uzyskiwanych niezależnie w odniesieniu do tego samego produktu) wyjaśnienia te są szczególnie cenne.
