W wyroku Sądu Pierwszej Instancji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie o sygn. T-307/17[i] znany niemiecki producent obuwia i odzieży sportowej, adidas AG, przegrał ponad czteroletnią batalię o objęcie unijną ochroną graficznego znaku towarowego w postaci „trzech równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt w dowolnym kierunku”.
Znak ten został zarejestrowany na wniosek adidas jako unijny znak towarowy[ii] w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w dniu 21 maja 2014 r. dla klasy 25 nicejskiej międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, tj. towarów w postaci „odzieży, obuwia, nakrycia głowy” (widnieje on w rejestrze EUIPO pod nr 12442166, gdzie można zobaczyć jego przedstawienie graficzne[iii]).
Jeszcze w tym samym roku (16 grudnia 2014 r.) belgijska spółka Shoe Branding Europe BVBA, również zajmująca się produkcją obuwia sportowego, wystąpiła o unieważnienie prawa do wspomnianego znaku towarowego, powołując się na art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie przepisom tym odpowiadają art. 59 ust. 1 lit a) w związku z art. 7 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 2017/1001). Belgijski producent obuwia powołał się na brak odróżniającego charakteru „trzech pasków”, zarówno samoistnego, jak i uzyskanego w następstwie używania jako znaku towarowego.
Odróżniający charakter
Odróżniający charakter jest podstawową przesłanką objęcia ochroną prawną znaku towarowego, który powinien mieć cechy umożliwiające identyfikowanie towarów lub usług przedsiębiorstwa, a więc ich odróżnianie od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Oznaczenie, które nie posiada takich cech nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, chyba że nabrało takich właściwości w następstwie jego używania w odniesieniu do towarów lub usług dla których zostało zarejestrowane (jest to tzw. wtórna zdolność odróżniająca). Chodzi o sytuację, w której obecność danego oznaczenia na rynku była na tyle silna, że stworzyła powstanie „asocjacji pomiędzy towarem a znakiem oraz jej utrwalenie w świadomości odbiorców”[iv]. W orzecznictwie TSUE wskazuje się, że charakter odróżniający należy oceniać w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony oraz w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców[v].
Wracając do sprawy adidasa, Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił stanowisko Shoe Branding, uznając iż „trzy paski” są pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego i unieważnił udzieloną wcześniej ochronę.
Naturalnie adidas odwołał się od powyższej decyzji. Nie kwestionował jednak braku samoistnego charakteru odróżniającego spornego oznaczenia, argumentując, że znak ten uzyskał taki charakter w następstwie używania. Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie adidasa w marcu 2017 r., który następnie zaskarżył tę decyzję do Sądu UE[vi].
Adidas przeciwko EUIPO i Shoe Branding Europe
W skardze adidas zarzucił EUIPO nieuwzględnienie przedstawionych przez niego dowodów na tej podstawie, iż dotyczyły innych oznaczeń niż rozpatrywany znak towarowy, co miałoby opierać się na błędnej interpretacji znaku towarowego oraz błędnym zastosowaniu „prawa dozwolonych wariantów”. Zdaniem adidas zarejestrowane jako graficzny znak towarowy „trzy paski” stanowią motyw zdobniczy, który można odtworzyć w różnych wymiarach i proporcjach w zależności od towarów, na których zostaje naniesiony. W szczególności oznaczenie to można modyfikować przez przedłużenie lub ucięcie pasków na różne sposoby, w tym skośnie.
Co do zasady unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, o ile oznaczenia takie mają charakter odróżniający (art. 4 rozporządzenia nr 2017/1001). Natomiast EUIPO dokonuje rejestracji znaku towarowego wyłącznie w granicach cech wskazanych w zgłoszeniu przez wnioskodawcę.
Znak graficzny jako wzór
Sąd stwierdził, że według obowiązujących do 2017 r. wytycznych EUIPO graficzny znak towarowy można uważać za „wzór”, gdy składa się on wyłącznie z regularnie powtarzających się elementów, jednak oznaczenie zarejestrowane przez adidas jest zwykłym znakiem graficznym. W szczególności ani z graficznego przedstawienia, ani z opisu rozpatrywanego znaku towarowego nie wynika, że składa się on z szeregu powtarzających się elementów, czy też, że długość pasków mogłaby być zmieniona lub że paski mogłyby zostać ucięte skośnie. Sąd podkreślił, że na zgłaszającym ciąży obowiązek przedłożenia przedstawienia graficznego – a w razie potrzeby – opisu znaku towarowego, odpowiadającego dokładnie przedmiotowi ochrony, jaką zamierza uzyskać. Właściciel znaku towarowego nie może dochodzić ochrony szerszej niż wynikająca z zarejestrowanego przedstawienia graficznego rozpatrywanego łącznie z podanym opisem.
„Prawo dozwolonych wariantów”
Na potrzeby postępowania przed EUIPO adidas przedstawił imponującą liczbę blisko 12 000 stron dowodów, w tym fotografie produkowanej przez siebie odzieży sportowej, butów oraz toreb, dane odnoszące się do obrotów spółki oraz kwoty wydatków poniesionych na marketing i reklamę dla 28 państw członkowskich EU, jak również liczne badania rynkowe dotyczące rozpoznawalności znaku towarowego wśród konsumentów.
Według adidas zaskarżona decyzja EUIPO naruszyła „prawo dozwolonych wariantów”. Chodzi tu o regułę, zgodnie z którą używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru tego znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, należy uważać również za używanie tego znaku towarowego. Argumentacja ta miała podważyć rozstrzygnięcie Izby Odwoławczej EUIPO, która uznała większość przedstawionych przez adidas dowodów za nieprzydatną dla wykazania, iż znak w zarejestrowanej postaci uzyskał charakter odróżniający w UE w następstwie jego używania w obrocie.
Zdaniem EUIPO ilustracje przedstawiające produkty z nałożonymi trzema równoległymi paskami na tle w różnych kolorach lub trzema równoległymi, pochyłymi paskami uciętymi skośnie, nie mogą stanowić dowodu na używanie spornego znaku towarowego w postaci nie zmieniającej jego istotnych elementów (część zakwestionowanych ilustracji została przytoczona w treści omawianego orzeczenia).
Sąd przyznając rację EUIPO podkreślił, że dopuszczalne jest uznanie za używanie znaku towarowego w postaci zmodyfikowanej względem oznaczenia zgłoszonego do rejestracji lub zarejestrowanego, jednak w tym zakresie dopuszcza się jedynie nieznaczne zmiany, które pozwalają przyjąć te oznaczenia za równoważne ze znakiem niezmodyfikowanym. Zauważył przy tym, że w przypadku „skrajnie prostego” znaku towarowego, nawet niewielka modyfikacja może skutkować znaczącą zmianą cech znaku towarowego i zasadniczo zmienić sposób jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców. Za taką znaczącą zmianę Sąd uznał w szczególności przedstawienie w odwróconym schemacie kolorów, tj. białych pasków na czarnym lub kolorowym tle, podczas gdy w zarejestrowany przez adidas znak towarowy przedstawia czarne paski na białym tle. W związku z tym uznano, że znaczna część dokumentów przedstawionych przez adidas nie odnosiła się do spornego znaku towarowego i nie mogła stanowić dowodu jego używania.
Powyższe skrytykował adidas, twierdząc przyjęcie wskazanego stanowiska powoduje daleko idące konsekwencje dla właścicieli znaków, którzy w praktyce byliby zmuszeni do systematycznego rejestrowania wszystkich swoich znaków towarowych w różnych wariantach kolorystycznych. Powyższe skontrował Sąd wskazując, że zadaniem EUIPO jest ochrona interesu ogólnego, tj. zagwarantowanie konsumentom identyfikacji pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym bez ryzyka pomyłki i to niezależnie od wynikających stąd dla właścicieli znaków towarowych niedogodności.
Brak uzyskania odróżniającego charakteru
W orzeczeniu końcowym z dnia 19 grudnia 2019 roku Sąd oddalił skargę adidas, podtrzymując tym samym decyzję EUIPO o unieważnieniu prawa do spornego znaku towarowego „trzech pasków”. Według organu orzekającego skarżący nie wykazał by przedmiotowy znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania na terytorium państw członkowskich UE.
Co istotne, z jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego wynika, że dla uzyskania ochrony musi on posiadać charakter odróżniający w całej UE. Nie oznacza to, że uzyskanie przez znak charakteru odróżniającego musi zostać wykazane osobno dla każdego z państw członkowskich. W pewnych sytuacjach dowody używania danego oznaczenia mogą dotyczyć kilku państw członkowskich jednocześnie, np. gdy państwa te są zgrupowane w tej samej sieci dystrybucji lub wówczas, gdy krąg odbiorców w jednym z państw członkowskich posiada wystarczającą znajomość towarów lub usług obecnych na rynku krajowym drugiego państwa (przez wzgląd na bliskość geograficzną, kulturową lub językową między tymi państwami). Przedstawione dowody muszą jednak umożliwić wykazanie uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego we wszystkich państwach członkowskich Unii.
Według Sądu adidas nie sprostał powyższym wymogom. Po pierwsze dlatego, że znacząca część przedstawionych w charakterze dowodów ilustracji nie dotyczyła znaku towarowego w zarejestrowanej postaci lub jej równoważnej, bądź też nie dotyczyła odnośnej klasy towarów. Po drugie, przedstawione dane liczbowe dotyczą obrotów ze sprzedaży oraz wydatków na marketing i promocje wszystkich towarów i wszystkich znaków towarowych spółki łącznie, co nie pozwoliło na ustalenie ich związku z rozpatrywanym znakiem towarowym. Po trzecie, spośród przedłożonych badań rynkowych zaledwie 5 dotyczyło znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, natomiast w odniesieniu do 23 państw członkowskich, nieobjętych takimi badaniami, skarżący nie przedstawił istotnych dowodów.
Co dalej?
Adidas ma jeszcze możliwość odwołania się od wyroku Sądu do TSUE w terminie dwóch miesięcy od zawiadomienia o orzeczeniu[vii]. Niemiecki gigant branży odzieżowej wyraził rozczarowanie wyrokiem Sądu, zaznaczając, że jeszcze rozważa jego konsekwencje. W oświadczeniu prasowym rzecznik adidas bagatelizował jego praktyczne znaczenie: „Orzeczenie to ogranicza się do konkretnej postaci znaku z trzema paskami i nie wpływa na szeroki zakres ochrony przysługującej adidas w Europie wobec jej dobrze znanego znaku z trzema paskami w różnych formach.”[viii].
Według niektórych komentatorów unieważnienie unijnego prawa do „trzech pasków” może niewiele zmienić w praktyce, gdyż adidas posiada w Europie wiele zarejestrowanych graficznych znaków towarowych w postaci różnych wariantów swojego logo[ix]. Przykładowo w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego RP widnieje aktualnie kilkanaście graficznych znaków towarowych zgłoszonych przez adidas AG, w tym „trzy paski” przedstawione: w postaci prostopadłej, pochyłej, skośnie ściętej, w odwróconym schemacie kolorystycznym (białe paski na czarnym tle), wzdłuż nogawki spodenek, na ramionach koszulki oraz na klapkach.
Inni wskazują, że omówione orzeczenie może znacząco ograniczyć możliwość dochodzenia przez adidas roszczeń przeciwko konkurentom używającym podobnych oznaczeń na rynku europejskim[x]. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że interwenientem w sprawie o unieważnienie unijnego znaku „trzech pasków” była belgijska spółka konkurencyjna, Shoe Branding Europe BVBA, której graficzny znak towarowy składający się z dwóch pasków unieważniono w zeszłym roku na tożsamych podstawach – w postępowaniu z wniosku adidas[xi].
Natomiast dla właścicieli znanych marek omówione wyżej orzeczenie może stanowić sygnał, że poprzeczka dla uzyskania lub utrzymania unijnej ochrony znaku towarowego jest ustawiona bardzo wysoko.
[i] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11067083
[ii] Zwany też „znakiem towarowym EU”. Jego rejestracja, zbycie, unieważnienie lub wygaśnięcie ma ten sam skutek w odniesieniu do całego terytorium Unii Europejskiej.
[iii] https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012442166
[iv] Sitko Joanna, Art. 130, w: Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX, 2015.
[v] T-307/17, Nb. 20.
[vi] Skarga z dnia 18 maja 2017 r.
[vii] Art. 56 Statutu TSUE.
[viii] Tłumaczenie własne. Źródło: https://www.theguardian.com/law/2019/jun/19/adidas-loses-three-stripe-trademark-battle-in-european-court.
[ix] Tamże.
[x] http://fortune.com/2019/06/20/adidas-trademark-invalid-ruling/.
[xi] http://www.thefashionlaw.com/home/adidas-victorious-in-trademark-battle-against-lookalike-sneaker-brand.
