W orzecznictwie i w doktrynie budzi wątpliwości kwestia terminu, od którego rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń niepieniężnych w przypadku ciągłego (trwałego, a nie jednorazowego) naruszania prawa ochronnego na znak towarowy. W związku z tym, Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne dotyczące powyższego zagadnienia[1].
Wspomniane pytanie prawne pojawiło się na bazie stanu faktycznego, w którym Audi AG („Audi”) wystąpiło do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko polskiemu przedsiębiorcy („pozwany”) z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa ochronnego na unijny znak towarowy, w tym z roszczeniem o zakazanie dalszego naruszania. Naruszenie to polegać miało na produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu handlowego części samochodowych (charakterystycznych dla samochodów Audi wlotów powietrza umieszczanych z przodu samochodu, tzw. grillów), które pozwany oznaczał zarejestrowanym na rzecz Audi graficznym znakiem towarowym w postaci ułożonych poziomo czterech nachodzących na siebie okręgów. Taką działalność pozwany prowadził od 2003 roku.
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający powództwo, wskazując na przedawnienie roszczeń Audi. Sąd oparł rozstrzygnięcie na brzmieniu art. 289 p.w.p.[2], dotyczącego wprawdzie roszczeń z tytułu naruszenia patentu, ale stosowanego odpowiednio do roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z art. 289 p.w.p., roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swojego prawa i o osobie naruszającej, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednocześnie, w każdym przypadku roszczenia przedawniają się z upływem pięciu lat od dnia naruszenia.
Audi wniosło od powyższego wyroku apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W toku rozpoznawania sprawy, sąd apelacyjny powziął wątpliwości co do momentu, od którego należało liczyć bieg przedawnienia roszczeń niepieniężnych Audi, skoro czyn z którego te roszczenia są wywodzone jest rozłożony w czasie – ma charakter ciągły, a nie jednorazowy.
W powyższej kwestii, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, według którego bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się już w pierwszym dniu naruszenia prawa ochronnego. Oprócz powyższego, w doktrynie i orzecznictwie funkcjonują odmienne poglądy. Na szczególne uwzględnienie zasługuje pogląd akcentujący fakt wskazania w treści art. 289 p.w.p. na bieg przedawnienia „oddzielnie co do każdego naruszenia”, w myśl którego bieg terminu przedawnienia należy wyznaczać odrębnie co do każdego kolejnego dnia naruszeń. Zgodnie z tą koncepcją, naruszenie prawa ochronnego o charakterze ciągłym traktowane jest nie jako jedno naruszenie, lecz zbiór systematycznie dokonywanych naruszeń.
Z uwagi na zasygnalizowane rozbieżności, Sąd Apelacyjny zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym, „[c]zy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?”.
Trudno prognozować stanowisko, które zajmie w powyższej kwestii Sąd Najwyższy. Wydaje się jednak, że przekonujący jest pogląd, według którego bieg przedawnienia rozpoczyna się odrębnie dla każdego kolejnego dnia naruszenia. Zaakceptowanie poglądu zaprezentowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie prowadziłoby bowiem do sytuacji, w której uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, z uwagi na upływ terminu przedawnienia, praktycznie traciłby wyłączność na używanie znaku.
Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmie Sąd Najwyższy, kwestia będąca przedmiotem pytania prawnego ma fundamentalne znaczenie dla dochodzenia roszczeń niepieniężnych z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (jak również innych praw własności przemysłowej), a tym samym pożądane jest, aby została wyjaśniona w uchwale Sądu Najwyższego.
Warto również nadmienić na marginesie, że udzielenie przez Sąd Najwyższy odpowiedzi na pytanie prawne nie przesądzi jeszcze, czy Audi zasadnie podnosi roszczenia przeciwko pozwanemu. W szczególności, rozważenia wymagać będzie sposób korzystania przez pozwanego ze spornego znaku towarowego oraz ewentualne tolerowanie naruszenia przez Audi w okresie poprzedzającym wytoczenie powództwa.
[1]http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1270-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne
[2] Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., tj. z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
